1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K Čl. I (novelizácia zákona o ochranných známkach)
K bodu 1
(§ 2; označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku)
Návrh predstavuje transpozíciu ustanovenia článku 3 smernice (EÚ) 2015/2436.
Ide o jednu zo zásadných zmien, ktoré priniesla revízia známkového práva v EÚ. Konkrétne dochádza ku zmene jedného zo základných predpokladov nevyhnutných na to, aby označenie mohlo byť zapísané ako ochranná známka do registra vedeného ÚPV SR.
V zmysle navrhovanej koncepcie je označenie spôsobilé tvoriť ochrannú známku vtedy, ak súčasne spĺňa dva základné predpoklady –
1.disponuje rozlišovacou spôsobilosťou (spôsobilosť rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov) a
2.je spôsobilé byť vyjadrené v registri spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky, teda umožňuje presne určiť obsah výlučného práva majiteľa ochrannej známky.
Výsledok komparácie s doterajšou úpravou je jednoduchý: podmienka rozlišovacej spôsobilosti ostáva nedotknutá, avšak vypúšťa sa podmienka grafického znázornenia, ktorá je podľa odôvodnenia Komisie poskytnutého k prvotnému návrhu revízie právneho rámca ochranných známok zastaraná a nezodpovedá trendom v oblasti ochranných známok. V zmysle navrhovanej úpravy tak označenie bude môcť byť vyjadrené v registri v akejkoľvek primeranej forme (teda nie nevyhnutne graficky a vizuálne), pokiaľ takéto vyjadrenie bude mať atribúty jasnosti, presnosti, samostatnosti, ľahkej dostupnosti, zrozumiteľnosti, trvácnosti a objektívnosti (pozri bod 13 preambuly smernice 2015/2436). Kritériá jasnosti, presnosti, samostatnosti, ľahkej dostupnosti, zrozumiteľnosti, trvácnosti a objektívnosti definoval Súdny dvor v rozhodnutí vo veci C-273/00 Sieckmann v roku 2002, keď v rámci prejudiciálneho konania poskytol výklad článku 2 smernice 89/104/ES.
Príslušným orgánom a verejnosti musí byť umožnené jasne a presne určiť predmet ochrany, resp. obsah výlučného práva majiteľ ochrannej známky. Presné určenie predmetu ochrany, resp. obsahu výlučného práva majiteľa ochrannej známky je nevyhnutnosťou pre zabezpečenie právnej istoty, a to nielen majiteľov ochranných známok, ale aj tretích osôb a príslušných orgánov. Pre príslušné orgány je nevyhnutnosťou jasne a presne poznať označenie, ktoré byť zapísané ako ochranná známka, z dôvodu, aby tieto orgány mohli riadne vykonávať svoje povinnosti; napr. z pozície ÚPV SR ako registračného úradu je jasné a presné vyjadrenie označenia nevyhnutnosťou pre vykonanie ex-offo prieskumu na absolútne dôvody zápisnej spôsobilosti. Podobne niektoré z relatívnych dôvodov odmietnutia ochrany spočívajúce v kolízii so staršími právami tretích osôb predpokladajú zhodu alebo podobnosť kolidujúcich označení, a pre riadne vykonanie posúdenia relevancie relatívneho dôvodu či v konaní o námietkach alebo v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú zo strany ÚPV SR je nevyhnutná existencia vyjadrenia ochrannej známky spĺňajúceho kritéria Sieckmann. To isté platí aj pre posudzovanie, resp. uplatňovanie práv z ochrannej známky v konaní pred súdom.
Prípustnosť označení, resp. ich vyjadrení bude limitovaná aj tým, že v registri ochranných známok bude možné označenia vyjadrovať síce v akejkoľvek forme, no (iba) za použitia
2
všeobecne dostupnej technológie. Nová podmienka vyjadrenia otvára priestor na zápis netradičných označení, ale súčasne nastavené zreteľné limity v podobe podmienok z prípadu Sieckmann (ktoré pravdepodobne pre niektoré typy netradičných označení, ako napríklad čuchové a chuťové označenia, neprekonateľné) a technických možností registra ochranných známok.
V súvislosti s priestorom na zápis netradičných označení návrh napríklad výslovne pripúšťa existenciu zvukovej známky, resp. to, že ochrannou známkou je spôsobilý byť, za splnenia všetkých vyžadovaných podmienok, aj zvuk.
Pokiaľ ide o „prípustné“ druhy ochranných známok, zámerom predkladateľa je uviesť vo vykonávacom predpise (novelizácia vyhlášky plánovaná s rovnakou účinnosťou, ako je účinnosť navrhovanej novelizácie zákona o ochranných známkach) otvorený katalóg prípustných druhov ochranných známok slovná ochranná známka, obrazová ochranná známka, priestorová ochranná známka, pozičná ochranná známka, ochranná známka vzoru, ochranná známka tvorená farbou, resp. kombináciou farieb, zvuková ochranná známka, pohybová ochranná známka, multimediálna ochranná známka, holografická ochranná známka a ochranná známka kategórie „iné“, ktorá zabezpečí flexibilitu zoznamu prípustných druhov ochranných známok. Tento prístup inšpirovaný zodpovedajúcou právnou úpravou ochrannej známky (konkrétne článok 3 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie) volí v záujme zabezpečenia konzistentnosti v rámci prevažná väčšina členských štátov (pozri aj dokument Spoločné oznámenie o nových druhoch ochranných známok EUIPO).
Korešpondujúce ustanovenie nariadenia o ochrannej známke [nariadenie (EÚ) 2017/1001] ako aj vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1431 nadobudli účinnosť 1.10.2017.
K bodom 2 a 6
(poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 6)
Dochádza k aktualizácii odkazu v poznámke pod čiarou od 1.10.2017 sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie). Týmto nariadením bolo zrušené nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 29. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie.
K bodu 3
[§ 3 písm. d)]
Pojem zahraničnej ochrannej známky, ktorý bol pre účely zákona o ochranných známkach v ustanovení definovaný, bol použitý výlučne v spojení s problematikou tzv. nehodného agenta [§ 7 písm. e), § 8 ods. 5, resp. § 19 zákona o ochranných známkach v doterajšom znení]. V nadväznosti na zmeny právnej úpravy týkajúcej sa nehodného agenta dochádza k vypusteniu ustanovenia.
K bodu 4
[§ 4 písm. a)]
Ide o legislatívno-technickú úpravu textu v dôsledku presunutia legislatívnej skratky do § 2.
K bodu 5
[§ 4 písm. b)]
Spresnenie textu reflektuje skutočnosť pristúpenia Európskej únie k Madridskému protokolu (1.7.2004), v dôsledku ktorého na území SR majú účinky medzinárodné ochranné známky nielen s vyznačením SR, ale aj medzinárodné ochranné známky s vyznačením EÚ.
3
K bodu 7
[§ 5 písmeno a)]
Navrhovaná zmena predstavuje precíznejšiu transpozíciu relevantného ustanovenia smernice (EÚ) 2015/2436, pričom ale nedochádza k obsahovej, resp. významovej zmene tohto absolútneho dôvodu zápisnej nespôsobilosti.
K bodu 8
[§ 5 písmeno e)]
Ratio pridania inej vlastnosti do formulácie dotknutej absolútnej prekážky zápisnej spôsobilosti je potrebné vnímať v súvislosti s odstránením požiadavky grafického znázornenia označenia, ktoré môže tvoriť ochrannú známku (pozri zmenu § 2 a odôvodnenie k § 2), konkrétne v súvislosti s netradičnými druhmi ochranných známok, ktoré nemajú „tvar“ (tzn. nie trojrozmerné/priestorové), no napriek tomu by mohli disponovať inou vlastnosťou, ktorá vyplýva z povahy samotného výrobku, je potrebná na dosiahnutie technického výsledku alebo dáva výrobku podstatnú hodnotu.
Navrhovaná zmena, ktorá je transpozíciou čl. 4 ods. 1 písm. e) body i), ii) a iii) smernice (EÚ) 2015/2436, tak umožní aplikáciu zápisnej výluky aj na iné druhy ochranných známok, ako známky trojrozmerné/priestorové.
K bodu 9
[§ 5 písmeno i); oblasť OP/ZO, tradičné pojmy, zaručené tradičné špeciality]
Cieľom navrhovaného ustanovenia, obsahovo nadväzujúceho na pôvodné znenie ustanovenia, je komplexne upraviť okruh absolútnych dôvodov spočívajúcich v rozpore používania alebo zápisu prihlasovaného označenia s inými právnymi predpismi (vnútroštátnymi, predpismi EÚ) alebo so záväzkami, ktoré SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv. Ustanovenie súhrnným spôsobom transponuje ustanovenia čl. 4 ods. 1 písm. i), j), k) smernice (EÚ) 2015/2436 a navyše pokrýva aj záväzky vyplývajúce SR z medzinárodných zmlúv v danej oblasti (najmä TRIPS).
Prostredníctvom demonštratívneho výpočtu je venovaná osobitná pozornosť kolízii prihlasovaných označení s chránenými označeniami pôvodu, zemepisnými označeniami, tradičnými pojmami (pre víno) alebo zaručenými tradičnými špecialitami. V súvisiacej poznámke pod čiarou demonštratívne vymenované konkrétne právne normy (vnútroštátne, EÚ, ako aj medzinárodné), ktoré upravujú problematiku vzťahu označení pôvodu, zemepisných označení, tradičných pojmov alebo zaručených tradičných špecialít a ochranných známok.
K bodu 10
[§ 5 písmeno l); zlá viera]
V doterajšej praxi ÚPV SR bol nedostatok dobrej viery ako absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti zohľadňovaný prevažne na základe podaných pripomienok proti zápisu označenia do registra 29 zákona o ochranných známkach), ktoré boli doložené dôkazmi preukazujúcimi nedostatok dobrej viery.
Vzhľadom na skutočnosť, že touto novelou sa navrhuje doplniť katalóg relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti o možnosť podania námietok osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere [navrhovaný § 7 písm. j)], spresňuje sa súčasne absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti spočívajúci v nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky o požiadavku zjavnosti; tzn. absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti sa uplatní výlučne v tom prípade, že nedostatok dobrej viery je prieskumovému expertovi bez pochybností zjavný, a to napr. z dokumentov podaných samotným
4
prihlasovateľom, expertných znalostí prieskumového experta alebo zo všeobecne dostupných zdrojov informácií.
K bodu 11
[§ 5 písmeno m); odrody rastlín]
Do výpočtu absolútnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti sa výslovne dopĺňa dôvod spočívajúci v konflikte prihlasovaného označenia so starším názvom odrody rastliny, ktorému bola poskytnutá ochrana podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín, resp. Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z.z.).
V zmysle uvedených osobitných predpisov názov odrody rastliny musí ostať voľný na použitie v súvislosti s dotknutou odrodou; teda názvy odrôd rastlín chránené pred monopolizáciou prostredníctvom zápisu do registra ochranných známok [pozri napr. čl. 20 ods. 1 písm. b) Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín (Každá zmluvná strana zabezpečí, aby s výhradou odseku 4 žiadne práva pri označení registrovanom ako názov odrody nebránili voľnému použitiu názvu v súvislosti s danou odrodou, a to ani po zániku práva šľachtiteľa.) alebo čl. 18 ods. 1 nariadenia 2100/94/ES (Obmedzenie používania názvu odrôd; 1. Majiteľ nesmie uplatňovať žiadne právo udelené s ohľadom na názov zhodujúci sa s názvom odrody s cieľom zabránenia voľnému používaniu takéhoto názvu v spojení s danou odrodou, a to ani po zániku účinnosti práva spoločenstva k odrodám rastlín.)]. Doteraz teda ochrana pred monopolizáciou chránených názvov odrôd rastlín vyplývala „iba“ z osobitných predpisov upravujúcich práva k odrodám rastlín; transpozíciou čl. 4 ods. 1 písm. l) smernice (EÚ) 2015/2436 dochádza k jej explicitnému zaradeniu do výpočtu absolútnych prekážok zápisnej spôsobilosti.
K bodu 12
(§ 6)
Navrhuje sa zmena rozsahu ex-offo prieskumu vykonávaného ÚPV SR v konaní o prihláške ochrannej známky.
V súčasnosti ÚPV SR ako registračný úrad vykonáva v konaní o prihláške ochrannej známky ex-offo prieskum v súvislosti s absolútnymi dôvodmi zápisnej spôsobilosti 5 v spojitosti s § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach). V súvislosti s relatívnymi dôvodmi (kolízia prihláseného označenia s relevantnými staršími právami tretích subjektov) vykonáva ÚPV SR ex-offo prieskum len na tzv. dvojitú zhodnosť 6 v spojitosti s § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach). Iné svoje relevantné staršie práva môžu tretie osoby uplatniť v konaní o prihláške na základe námietky v zmysle § 7 v spojitosti s § 30 zákona o ochranných známkach.
Napriek skutočnosti, že smernica (EÚ) 2015/2436 výslovne nelimituje ex-offo prieskum vykonávaný registračnými úradmi len na oblasť absolútnych dôvodov zápisnej spôsobilosti 5 zákona o ochranných známkach), vypustením § 6 sa navrhuje obmedziť ex-offo prieskum zápisnej spôsobilosti vykonávaný ÚPV SR len na oblasť absolútnych dôvodov a oblasť relatívnych dôvodov, medzi ktoré patrí aj tzv. dvojitá zhodnosť (tzn. kolízia prihlasovaného označenia so staršou ochrannou známkou, ak je prihlasované označenie s touto ochrannou známkou zhodné a je prihlasované pre zhodné tovary alebo služby), ponechať výlučne na aktivitu tretích osôb, ktorým právna úprava v podobe možnosti uplatnenia námietok poskytuje efektívny a dostupný mechanizmus na obranu ich starších práv.
Dvojitá zhodnosť sa súčasne stáva novým námietkovým dôvodom [pozri navrhovaný § 7 písm. a) bod 1]. Navrhovaná zmena rešpektuje aj jeden z ťažiskových princípov smernice
5
EÚ/2015/2436, totiž, že ochrana sa poskytuje iba tým ochranným známkam, ktoré skutočne používané (pozri preambulu smernice body 31 a 32), keďže v námietkovom konaní bude majiteľ staršej ochrannej známky v súlade s čl. 44 smernice (EÚ) 2015/2436 povinný na žiadosť prihlasovateľa preukázať (skutočné) používanie svojej ochrannej známky (pozri navrhovaný § 32).
Ako komplementárny prvok v rámci prístupu ku dvojitej zhodnosti sa navrhuje, ako súčasť prieskumu prihlášky, informovať majiteľa staršej ochrannej známky v zmysle § 4 zákona o ochranných známkach o skutočnosti, že bolo prihlásené označenie zhodné so staršou ochrannou známkou pre zhodné tovary a/alebo služby. Ide o prvok s pridanou hodnotou predovšetkým pre tých majiteľov starších práv, ktorí nevyužívajú služby subjektov v oblasti ochranných známok profesionálne zameraných na vyhľadávanie potenciálne konfliktných označení, resp. ktorí sami nevyužívajú dostupné rešeršné nástroje. Poskytnutie tejto informácie pred zverejnením prihláseného označenia vo Vestníku ÚPV SR, od ktorého momentu sa odvíja 3-mesačná lehota na podanie námietok proti zápisu prihláseného označenia do registra, môže byť pre majiteľov starších práv (predovšetkým FO, resp. MSP) impulzom pre zhodnotenie tejto potenciálne konfliktnej situácie a prípadné podanie námietok. [v tejto súvislosti pozri aj navrhovaný § 7 písm. a) bod 1 a § 28 ods. 3 a súvisiace odôvodnenie].
K bodu 13
[§ 7 písm. a); dvojitá zhodnosť, pravdepodobnosť zámeny]
Navrhované zmeny § 7 písm. a) spočívajú v jeho legislatívno-technickom rozdelení do dvoch bodov, pričom bodom 1 sa zavádza nový námietkový dôvod upravujúci tzv. dvojitú zhodnosť a do bodu 2 je presunuté znenie pôvodného § 7 písm. a) upravujúceho pravdepodobnosť zámeny.
V dôsledku navrhovanej zmeny a v nadväznosti na limitáciu ex-offo vecného prieskumu vykonávaného ÚPV SR v konaní o prihláške ochrannej známky výlučne na absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti sa katalóg námietkových dôvodov spočívajúcich v kolízii prihlasovaného označenia s iným starším právom dopĺňa o tzv. dvojitú zhodnosť, ktorá doteraz bola skúmaná ÚPV SR z úradnej povinnosti. (Pozri aj odôvodnenie k bodu 12; vypustenie § 6.)
Dvojitá zhodnosť, tzn. zhodnosť prihlasovaného označenia so staršou ochrannou známkou na strane jednej a zhodnosť tovarov a/alebo služieb, pre ktoré prihlasovateľ žiada ochranu, s tovarmi a/alebo službami staršej ochrannej známky na strane druhej sa stáva námietkovým dôvodom, ktorý môže majiteľ staršej ochrannej známky (k pojmu staršia ochranná známka pozri § 4 zákona o ochranných známkach) uplatniť v konaní o námietkach, resp. po zápise mladšej ochrannej známky aj v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú.
K bodu 14
[§ 7 písm. b); ochranná známka s dobrým menom]
V smernici (EÚ) 2015/2436 sa relatívny dôvod týkajúci sa staršej ochrannej známky s dobrým menom, v porovnaní s predchádzajúcou smernicou 2008/98/ES, presunul do oblasti povinnej transpozície a súčasne došlo v nadväznosti na interpretačnú činnosť Súdneho dvora k spresneniu znenia tohto relatívneho dôvodu zápisnej nespôsobilosti. V nadväznosti na závery Súdneho dvora vo veci C-292/00 Davidoff sa text právnej normy upravuje v tom zmysle, že majiteľovi staršej ochrannej známky s dobrým menom je poskytnutá ochrana voči zhodnému alebo podobnému označeniu bez ohľadu na to, či je prihlasované pre zhodné, podobné alebo nepodobné tovary a/alebo služby. Táto zmena je vo svojej podstate len kozmetická; príslušné orgány (ÚPV SR, súdy) doterajšie ustanovenie § 7 písm. b) [resp. § 8 ods. 2 písm. c)] interpretovali v súlade so závermi Súdneho dvora.
6
K iným úpravám v rámci tohto ustanovenia nedochádza, tzn. s výhradou reflexie rozsudku Davidoff zostáva doterajšie znenie nedotknuté. Doterajšie znenie tak obsahuje aj formuláciu „bez náležitého dôvodu“; len pre úplnosť je možné dodať, že interpretáciou pojmu „náležitý dôvod“ sa zaoberal Súdny dvor (napríklad C-323/08 Interflora alebo C-65/12 Red Bull).
K bodu 15
[§ 7 písm. e); nehodný agent]
Právna úprava relatívneho dôvodu zápisnej nespôsobilosti spočívajúceho v konaní tzv. nehodného agenta (používaný aj pojem neverný agent) vychádza z článku 6septies Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva; problematika doteraz nebola v známkovej smernici upravená. Keďže však nová známková smernica (EÚ) 2015/2436 zavádza tento dôvod (oblasť povinnej transpozície), je nevyhnutné prispôsobenie znenia § 7 písm. e) zneniu čl. 5 ods. 3 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436. Pripomíname, že problematika tzv. nehodného agenta je v zákone o ochranných známkach riešená na viacerých miestach [§ 7 písm. e), § 8 ods. 7, resp. § 19 zákona doterajšieho znenia].
Je však možné konštatovať, že podstata konania nehodného agenta, tak ako je v doterajšom znení, zostáva zachovaná. Návrh preberá aj možnosť ospravedlnenia konania nehodného agenta na základe oprávneného dôvodu; v zásade je možné za oprávnený dôvod považovať napr. skutočnosť že majiteľ ochrannej známky zapríčinil, že sa jeho zástupca domnieval, že sa ochrannej známky vzdal alebo že nemá záujem o získanie ochrany v dotknutej krajine (pozri G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, str.126; dostupné aj na
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239&plang=JA
.
[§ 7 písm. f); nezapísané označenie / iné označenie používané v obchodnom styku]
Podľa navrhovanej úpravy zostáva aj naďalej oprávnený na podanie námietok užívateľ nezapísaného označenia alebo užívateľ iného označenia používaného v obchodnom styku.
Tak ako doteraz bude pre úspešné uplatnenie tohto námietkového dôvodu nevyhnutné, aby označenie, na ktorom podané námietky založené, bolo používané v obchodnom styku pre tovary a/alebo služby spôsobom, ktorý umožňuje odlíšiť tieto tovary alebo služby od tovarov a/alebo služieb iných osôb, a to v súlade so zásadou priority predo dňom podania prihlášky napadnutej podanými námietkami.
Navrhované zmeny sa týkajú posudzovania samotnej kolízie prihlasovaného označenia s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, pričom sa z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy a právnej istoty výslovne navrhuje využiť koncept pravdepodobnosti zámeny (obdobne ako v prípade kolízie so staršou ochrannou známkou); uvedené vyplynulo zo skúseností z aplikačnej praxe.
K bodu 16
(poznámka pod čiarou k odkazu 10)
Cieľom ustanovenia § 7 písm. h) je komplexne upraviť okruh relatívnych dôvodov spočívajúcich na existencii skoršieho práva priemyselného vlastníctva. V súvislosti s týmto cieľom je potrebné aktualizovať znenie poznámky pod čiarou k odkazu 10, obsahujúce demonštratívny výpočet týchto práv.
K bodu 17
[§ 7 písm. j); absencia dobrej viery]
V nadväznosti na čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice (EÚ) 2015/2436 sa zavádza nový relatívny dôvod zápisnej nespôsobilosti týkajúci sa nedostatku dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky.
7
V zmysle doterajšej právnej úpravy bol nedostatok dobrej viery výlučne absolútnou prekážkou zápisnej spôsobilosti, a teda mohol byť zohľadnený ÚPV SR ex-offo v rámci vecného prieskumu v konaní o prihláške, prípadne v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú na návrh tretej osoby, resp. aj ex-offo.
Z doterajšej praxe ÚPV SR však vyplynulo, že nedostatok dobrej viery ako absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti bol úradom hodnotený prevažne na základe pripomienok proti zápisu označenia do registra 29 zákona o ochranných známkach) podaných tretími osobami, ktoré boli, resp. mohli byť prihláškou ochrannej známky dotknuté na svojich právach, pričom tieto tretie osoby v rámci pripomienok predkladali aj dôkazy preukazujúce nedostatok dobrej viery. Takéto podnety tretích osôb však svojou povahou a prvkami kontradiktórnosti systematicky patria do oblasti relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti, resp. smerujú k vyvolaniu sporového konania, ktorým však preskúmanie pripomienok nie je.
V tejto situácii sa javí dôvodnou zmena prístupu k nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky, a to konkrétne doplnenie katalógu relatívnych dôvodov zápisnej nespôsobilosti o možnosť podania námietok osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere; čím sa tejto osobe umožní v rámci sporového kontradiktórneho konania efektívnejšie hájiť svoje práva (osoba, ktorá podáva námietky je účastníkom konania so všetkými procesnými právami). Podotýkame, že v rámci zmeny prístupu sa súčasne spresňuje aj absolútny dôvod spočívajúci v nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky o požiadavku zjavnosti; tzn. absolútna prekážka zápisnej spôsobilosti sa uplatní výlučne v tom prípade, že nedostatok dobrej viery je prieskumovému expertovi bez pochybností zjavný, a to napr. z dokumentov podaných samotným prihlasovateľom, znalostí prieskumového experta alebo zo všeobecne dostupných zdrojov informácií.
K bodu 18
(§ 7c; používanie ochrannej známky)
Zavádza sa nové ustanovenie generálne upravujúce problematiku používania ochrannej známky. Doterajší § 9 sa bez náhrady zrušuje, pričom došlo k presunutiu niektorých z jeho ustanovení do navrhovaného § 7c.
Navrhovaná úprava transpozičný charakter a odzrkadľuje dôraz, ktorý smernica (EÚ) 2015/2436 kladie na požiadavku skutočného používania ochrannej známky. Jedným z ťažiskových princípov smernice (EÚ) 2015/2436 totiž je, že ochrana sa poskytuje iba tým ochranným známkam, ktoré sú skutočne používané (pozri preambulu smernice body 31 a 32).
Navrhovaný odsek 1 transponujúci čl. 16 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/2436 vymenúva prostredníctvom vnútorných odkazov na relevantné ustanovenia zákona o ochranných známkach možné následky nepoužívania ochrannej známky konkrétne ide o zrušenie ochrannej známky v dôsledku jej nepoužívania 34 ods. 1), nepoužívanie ako obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky 14a), nepoužívanie ako obrana prihlasovateľa v konaní o námietkach 32) a nepoužívanie ako obrana v konaní o neplatnosti ochrannej známky 37a). Aj naďalej právna úprava predpokladá možnosť uplatnenia liberačných dôvodov, ktoré právnou normou pomenované ako oprávnené dôvody na nepoužívanie ochrannej známky [porovnaj doterajšie znenie § 10 ods. 1, § 34 ods. 1 písm. a)]. V súlade s čl. 19 dohody TRIPS sa za oprávnené dôvody na nepoužívanie uznávajú okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ako je napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou. Výkladom oprávneného dôvodu na nepoužívanie ochrannej známky sa zaoberal aj Súdny dvor v konaní o prejudiciálnej otázke C-246/05.
8
Odsek 2 je prenesením pôvodného § 9 ods. 3 so zapracovanými zmenami odzrkadľujúcimi judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa skutočného používania, ktoré je pojmom práva a existuje k nemu veľmi rozsiahla judikatúra Súdneho dvora (prejudiciálne konanie). Ustanovenie je transpozíciou čl. 16 ods. 5 písm. a) smernice (EÚ) 2015/2436.
Odsek 3 kopíruje znenie pôvodného § 9 ods. 4.
Navrhované odseky 4 a 5 osobitnými ustanoveniami vo vzťahu k medzinárodnej ochrannej známke (v doterajšej právnej úprave ide o § 47 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ktorý sa navrhuje z dôvodu systematiky presunúť do § 7c týkajúceho sa vo všeobecnosti skutočného používania) a k ochrannej známke EÚ, ktorá môže byť uplatnená ako námietkový dôvod, resp. dôvod neplatnosti.
K bodu 19
(§ 8)
Vo vzťahu k § 8 predkladateľ zvolil najefektívnejšiu legislatívnu techniku a pristúpil, vzhľadom na množstvo zmien a doplnení v predmetnom ustanovení, k novelizácii § 8 ako celku. Zmeny a doplnenia sa týkajú nasledovných oblastí § 8:
§ 8 ods. 2 úvodná veta
Doplnenie normatívneho textu vychádza zo znenia článku 10 ods. 2 úvodná veta smernice (EÚ) 2015/2436 a je s ním v plnom súlade.
Prostredníctvom doplnenia normatívneho textu a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známkyje v súlade so smernicou zdôraznená zásada priority uplatňovaná v priemyselnoprávnej oblasti, v súlade s ktorou majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený vymáhať svoje práva voči držiteľom skorších práv.
Právo majiteľa ochrannej známky zabrániť tretím osobám, aby bez jeho súhlasu v obchodnom styku používali kolidujúce označenie, resp. vice versa povinnosť tretích osôb nezasahovať do práv majiteľa ochrannej známky sa týka použitia takéhoto označenia treťou osobou v spojení s tovarmi resp. službami. V doterajšej právnej úprave bolo možné uvedené bezpochyby vyvodiť zo znenia § 8 ods. 3 v spojitosti s § 9 ods. 2 zákona o ochranných známkach.
Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že smernica (EÚ) 2015/2436 prináša majiteľom ochranných známok nové právo, a to právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov (pozri článok 11 smernice, resp. navrhovaný § 8 ods. 7 a jeho odôvodnenie), pri ktorom priame spojenie s tovarmi alebo službami absentuje, a teda podľa doterajšej právnej úpravy takéto konanie nemožno kvalifikovať ako porušovanie práv z ochrannej známky.
§ 8 ods. 2 písm. c)
V smernici (EÚ) 2015/2436 sa ustanovenie upravujúce osobitnú skutkovú podstatu porušovania práv z ochrannej známky disponujúcej dobrým menom, v porovnaní s predchádzajúcou smernicou 2008/98/ES, presunulo do oblasti povinnej transpozície a súčasne došlo v nadväznosti na interpretačnú činnosť Súdneho dvora k spresneniu znenia tohto relatívneho dôvodu zápisnej nespôsobilosti. V nadväznosti na závery Súdneho dvora vo veci C-292/00 Davidoff sa text právnej normy upravuje v tom zmysle, že majiteľ staršej ochrannej známky s dobrým menom je oprávnený zakázať používanie zhodného alebo podobného označenia bez ohľadu na to, či je používané pre zhodné, podobné alebo nepodobné tovary a/alebo služby. Táto zmena je vo svojej podstate len kozmetická; príslušné orgány (t. j. súdy) doterajšie ustanovenie § 8 ods. 2 písm. c) interpretovali v súlade so závermi Súdneho dvora.
9
K iným úpravám v rámci tohto ustanovenia nedochádza, tzn. s výhradou reflexie rozsudku Davidoff zostáva doterajšie znenie nedotknuté. Doterajšie znenie tak obsahuje aj formuláciu „bez náležitého dôvodu“; len pre úplnosť je možné dodať, že interpretáciou pojmu „náležitý dôvod“ sa zaoberal Súdny dvor (napríklad C-323/08 Interflora alebo C-65/12 Red Bull).
§ 8 ods. 3
Navrhované ustanovenie je transpozíciou článku 10 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/2436 a príkladmo vymedzuje činnosti, ktoré pri naplnení podmienok/znakov jednotlivých skutkových podstát uvedených v § 8 ods. 2 predstavujú porušenie práv z ochrannej známky a môžu byť zakázané. Do otvoreného katalógu reprobovaných spôsobov použitia označenia, ktoré v doterajšej právnej úprave boli vymenované prostredníctvom odkazu na § 9 ods. 2 zákona o ochranných známkach (v jeho doterajšej podobe), výslovne pribúda používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby, resp. ich časti [nové písm. e)] a používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s právnou úpravou porovnávacej reklamy, momentálne obsiahnutou v § 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [nové písm. f) v spojitosti so súvisiacou poznámkou pod čiarou]. Zavedením písmena f) sa zohľadňuje judikatúra Súdneho dvora (C-533/06 O2; C-487/07 L´Oreal) a dochádza k zosúladeniu známkovoprávnej úpravy a právnej úpravy porovnávacej reklamy.
§ 8 ods. 4; tovar v tranzite
Ustanovenie upravujúce tzv. tovar v tranzite je transpozíciou čl. 10 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2436. Prostredníctvom článku 10 ods. 4 zákonodarca vysiela jasný signál v boji proti falšovaniu, pričom reaguje na rozsudok Súdneho dvora vo veciach C-446/09 Philips a C-495/09 Nokia, ktorý sa u zainteresovaných kruhov nestretol s pozitívnym ohlasom.
Práva majiteľa ochrannej známky sa dopĺňajú o právo zabrániť všetkým tretím osobám v preprave tovaru v tranzite (tzn. ide o tovar, ktorý nebude na území SR prepustený do voľného obehu) cez územie Slovenskej republiky, ak takýto tovar vrátane obalu pochádza z tretích krajín a je bez povolenia označený ochrannou známkou, ktorá je zhodná s ochrannou známkou zapísanou v súvislosti s daným tovarom alebo ktorú v jej základných aspektoch nemožno rozlíšiť od takejto ochrannej známky. Formulácia bez povolenia, resp. neoprávnene označený spresňuje rozsah aplikácie ustanovenia, a to výlučne na falšovaný tovar. Pojem nemožnosti rozlíšenia označenia v základných aspektoch od ochrannej známky je prevzatý zo smernice (EÚ) 2015/2436; nie je možné ho stotožňovať s pojmom podobnosť označení používaným pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a), resp. § 8 ods. 2 písm. b) zákona o ochranných známkach; jeho konkrétny obsah bude zrejme ustálený až aplikačnou praxou.
Deklarant alebo držiteľ tovaru môže počas konania o určenie, či bolo porušené právo duševného vlastníctva (v danom prípade právo zo zapísanej národnej ochrannej známky zapísanej v registri úradu), ktoré sa začalo v súlade s nariadením (EÚ) č. 608/2013, resp. zákonom č. 486/2013 Z. z., využiť procesnú obranu spočívajúcu v hmotnoprávnej námietke zániku práva majiteľa ochrannej známky 152 Civilného sporového poriadku); konkrétne v zmysle navrhovaného ustanovenia právo majiteľa ochrannej známky zaniká v prípade, ak deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemá právo zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia (tzn. v krajine konečného určenia nie je označenie pre tohto majiteľa chránené ako ochranná známka).
§ 8 ods. 5; reprodukcia ochrannej známky v encyklopédiách
10
Navrhované zmeny transpozičného charakteru a ich účelom je zahrnúť do aplikačného rámca právnej normy aj diela vydávané v elektronickej podobe.
§ 8 ods. 6; nehodný agent
Navrhuje sa úprava ustanovenia týkajúceho neoprávneného používania známky tzv. nehodným agentom, a to s cieľom dosiahnuť zhodu s článkom 13 ods. 1 písm. a) smernice (EÚ) 2015/2436. Pripomíname, že problematika tzv. nehodného agenta je v zákone o ochranných známkach riešená na viacerých miestach [§ 7 písm. e), § 8 ods. 5, resp. § 19 zákona doterajšieho znenia].
Je však možné konštatovať, že podstata konania nehodného agenta, tak ako je v doterajšom znení, zostáva zachovaná. Návrh preberá aj možnosť ospravedlnenia konania nehodného agenta na základe oprávneného dôvodu; v zásade je možné za oprávnený dôvod považovať napr. skutočnosť že majiteľ ochrannej známky zapríčinil, že sa jeho zástupca domnieval, že sa ochrannej známky vzdal alebo že nemá záujem o získanie ochrany v dotknutej krajine (pozri G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, str.126; dostupné aj na
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239&plang=JA
.
§ 8 ods. 7; právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných
prostriedkov
Nóvum v oblasti práv z ochrannej známky predstavuje právo zakázať prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov. Návrh majiteľovi ochrannej známky explicitne priznáva právo zakázať tzv. prípravné úkony vo vzťahu k použitiu obalu alebo iných prostriedkov používaných v súvislosti s tovarmi alebo službami; ustanovenie je transpozíciou článku 11 smernice (EÚ) 2015/2436.
Ustanovenie postihuje prípravné činnosti, ktoré podľa doterajšej právnej úpravy nebolo možné kvalifikovať ako porušovanie práv z ochrannej známky, pretože pri prípravných činnostiach nie je dané (reálne) spojenie s tovarmi, resp. službami. Existenciu nebezpečenstva, že obaly alebo iné prostriedky (právna norma ich vymenúva iba príkladmo; ide napr. o štítky, visačky, ochranné prvky alebo prvky pravosti, ktoré sa štandardne používajú v súvislosti s konkrétnymi tovarmi alebo službami), na ktorých je umiestnená ochranná známka, resp. na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, by mohli byť následne použité v súvislosti s tovarmi a službami, pričom také použitie by bolo kvalifikované ako porušenie práv z ochrannej známky podľa § 8 ods. 2 a 3 zákona o ochranných známkach, preukazuje majiteľ ochrannej známky na základe indikatívnych faktorov. Ak majiteľ ochrannej známky preukáže existenciu tohto nebezpečenstva, právo zakázať právnou normou presne vymenované činnosti uskutočňujúce sa v obchodnom styku.
Výslovné zavedenie právneho základu „tovaru v tranzite“ (pozri odôvodnenie k § 8 ods. 4) v známkovom práve a práva majiteľa ochrannej známky vo vzťahu k prípravným úkonom je jasným signálom zákonodarcu EÚ v boji proti falšovaniu.
K bodu 20
(§ 9)
§ 9 sa vypúšťa. Pripomíname, že problematika odseku 2 bola presunutá do § 8 ods. 3, kam obsahovo patrí, a problematika odsekov 3 a 4 bola presunutá do nového § 7c upravujúceho používanie ochrannej známky vo všeobecnej rovine.
(§ 10)
Vzhľadom na zavedenie špeciálneho ustanovenia týkajúceho sa preukazovania skutočného používania v konaní o vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (§ 37a) sa § 10 vypúšťa.
11
K bodu 21
(§ 14; obmedzenie práv z ochrannej známky)
Zákon o ochranných známkach v § 14 ods. 1 obsahuje uzatvorený výpočet prípadov, kedy dochádza k obmedzeniu práv z ochrannej známky. Navrhované zmeny tohto ustanovenia priamym dôsledkom transpozície smernice (EÚ) 2015/2436, pričom zdôrazňujeme predovšetkým znenie písmena a), v zmysle ktorého účinky ochrannej známky obmedzené výlučne vo vzťahu k fyzickým osobám a ich vlastnému menu a priezvisku.
Navrhované zmeny v písmenách b) a c) sú formulačného a upresňujúceho charakteru.
Znenie odseku 2 je zosúladené s čl. 14 ods. 3 smernice (EÚ) 2015/2436.
K bodu 22
(§ 14a; nepoužívanie ako obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky)
Ustanovenie je transpozíciou čl. 17 smernice (EÚ) 2015/2436 a súvisí s jedným z ťažiskových princípov smernice (EÚ) 2015/2436, ktorým je princíp, že ochrana sa poskytuje iba tým ochranným známkam, ktoré skutočne používané (pozri preambulu smernice body 31 a 32). V súdnom konaní o porušovaní práv z ochrannej známky sa tento princíp konkrétne prejavuje v povinnosti žalobcu - majiteľa staršej ochrannej známky na žiadosť žalovaného preukázať (skutočné) používanie tejto ochrannej známky, na ktorej je žaloba založená.
Relevantným časovým rámcom pre preukázanie používania je päť rokov predchádzajúcich dňu podania žaloby.
Používanie staršej ochrannej známky preukazuje jej majiteľ výlučne na žiadosť žalovaného. Následkom nepreukázania skutočného používania je, v súlade s princípom poskytovania ochrany výlučne tým ochranným známkam, ktoré používané, zánik práva žalobcu. Ide o procesnú obranu žalovanej strany sporu 152 Civilného sporového poriadku), ktorú žalovaná strana sporu uplatňuje pri rešpektovaní princípov koncentrácie konania podľa § 153 a 154 Civilného sporového poriadku.
Je vhodné poznamenať, že nepreukázanie skutočného používania v súdnom konaní nemá žiadny dôsledok na existenciu ochrannej známky; výlučná kompetencia zrušiť ochrannú známku pre jej nepoužívanie prislúcha ÚPV SR v rámci konania o zrušení v zmysle § 34 ods. 1 písm. a).
14b; obrana majiteľa neskoršej ochrannej známky v konaní o porušení práv z ochrannej známky)
Ustanovenie je transpozíciou čl. 18 smernice (EÚ) 2015/2436 a rieši v kontexte vymáhania práv z ochrannej známky kolíziu dvoch zapísaných ochranných známok, konkrétne kolíziu
medzi staršou ochrannou známkou a neskoršou ochrannou známkou, prostredníctvom ktorej údajne dochádza k porušovaniu práv zo staršej ochrannej známky.
Vo všeobecnosti je majiteľ staršej ochrannej známky (tzn. ochrannej známky so skorším právom prednosti) oprávnený vymáhať práva zo svojej ochrannej známky aj voči / vo vzťahu k majiteľom mladších, tzn. neskôr zapísaných ochranných známok, ktoré majú účinky na území SR, ak dôjde k naplneniu relevantných skutkových podstát v zmysle zákona o ochranných známkach. Ak však nastanú okolnosti, ktoré návrh presne špecifikuje a uvádza ich uzatvorený výpočet, a majiteľ neskoršej ochrannej známky (tzn. žalovaná strana sporu) ich v konaní o porušení práv z ochrannej známky namietne, právo majiteľa staršej ochrannej známky zaniká. Ide o prostriedky procesnej obrany žalovanej strany sporu 149 a 154 Civilného sporového poriadku), ktoré žalovaná strana sporu uplatňuje pri rešpektovaní princípov koncentrácie konania podľa § 153 a 154 Civilného sporového poriadku.
Konkrétne ide o situácie, keď staršia ochranná známka ku dňu priority neskoršej ochrannej známky nedisponovala
-rozlišovacou spôsobilosťou,
12
-zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou v konkrétnom prípade nevyhnutnou pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny
-alebo dobrým menom v konkrétnom prípade uplatňovania práv podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o ochranných známkach.
Ďalej ide o situácie, keď majiteľ staršej ochrannej známky strpel používanie neskoršej ochrannej známky, takže v prípadnom konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú by neskoršia ochranná známka nebola v súlade s ustanovením § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach vyhlásená za neplatnú, resp. o situáciu, keď by neskoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú na základe nepreukázania jej skutočného používania v súlade s ustanovením § 37a ods. 4 zákona o ochranných známkach.
Navrhovaný odsek 2 predstavuje špecifickú úpravu procesnej obrany majiteľa neskoršej ochrannej známky EÚ (v pozícii žalovanej strany sporu).
K bodom 23 a 24
(§ 15; vyčerpanie práv)
V odseku 1 dochádza k terminologickému spresneniu, a to aj vzhľadom na iné ustanovenia zákona (§ 51 ods. 3 a 4).
Základom navrhovanej úpravy v odseku 2 je znenie čl. 15 smernice (EÚ) 2015/2436.
K bodu 25
(§ 16; strpenie)
Navrhovaná úprava , teda vypustenie § 16 je priamym dôsledkom navrhovaného § 14b ods. 1 písm. b) v spojení s navrhovaným § 35a ods. 1.
K bodom 26 a 27
(§ 17 ods. 2 a § 18 ods. 2)
Ustanovenia o prevode resp. prechode ochrannej známky sa dopĺňajú o ustanovenie, na základe ktorého úrad vecne rozhodne vtedy, ak doklady predložené spolu so žiadosťami prevod alebo prechod ochrannej známky nepreukazujú.
K bodu 28
(§ 19; nehodný agent)
Navrhuje sa úprava ustanovenia týkajúceho neoprávneného používania známky tzv. nehodným agentom, a to s cieľom dosiahnuť zhodu s článkom 13 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/2436. Pripomíname, že problematika tzv. nehodného agenta je v zákone o ochranných známkach riešená na viacerých miestach [§ 7 písm. e), § 8 ods. 7, resp. § 19 zákona doterajšieho znenia].
Je však možné konštatovať, že podstata konania nehodného agenta, tak ako je v doterajšom znení, zostáva zachovaná. Návrh preberá aj možnosť ospravedlnenia konania nehodného agenta na základe oprávneného dôvodu; v zásade je možné za oprávnený dôvod považovať napr. skutočnosť že majiteľ ochrannej známky zapríčinil, že sa jeho zástupca domnieval, že sa ochrannej známky vzdal alebo že nemá záujem o získanie ochrany v dotknutej krajine (pozri G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, str.126; dostupné aj na
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=239&plang=JA
.
13
K bodom 29 a 31
(§ 20; licencia)
Navrhujú sa zmena gramatického charakteru a zmena vnútorného odkazu v nadväznosti na nové ustanovenie § 7c a vypustenie § 9.
K bodu 30
(§ 20 ods. 2)
Ustanovenia o licencii sa dopĺňajú o ustanovenie, na základe ktorého úrad vecne rozhodne vtedy, ak doklady predložené spolu so žiadosťou o zápis licencie uzatvorenie licenčnej zmluvy nepreukazujú.
K bodu 32
(§ 21 ods. 3)
Ustanovenia o záložnom práve k ochrannej známke sa dopĺňajú o ustanovenie, na základe ktorého úrad vecne rozhodne vtedy, ak doklady predložené spolu so žiadosťou o zápis záložného práva k ochrannej známke existenciu záložného práva nepreukazujú.
K bodu 33
(§ 22 ods. 6; informovanie majiteľa o blížiacom sa uplynutí platnosti zápisu)
Navrhované ustanovenie je transpozíciou čl. 49 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/2436. Zasielanie notifikácií majiteľom ochranných známok o blížiacom sa uplynutí platnosti zápisu ich ochrannej známky je potrebné vnímať ako službu úradu majiteľom práv, a to predovšetkým s ohľadom na fyzické osoby a na malé a stredné podniky, ktoré v mnohých prípadoch pri všeobecnej správe ich práv duševného vlastníctva nevyužívajú služby špecializovaných subjektov, ako napr. patentových zástupcov, resp. advokátov. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že informácia právne nezáväzný charakter a jej neposkytnutie nezakladá zodpovednosť úradu. Tzn. v zmysle zásady „vigilantibus iura scripta sunt“ úrad na seba nepreberá zodpovednosť, resp. povinnosti, ktorých adresátmi sú výlučne majitelia ochranných známok.
K bodu 34
[§ 24 ods. 2 písm. d)]
Ustanovenie je transpozíciou smernice (EÚ) 2015/2436; konkrétne jej článku 37 ods. 1 písm. d). Navrhovaná zmena je priamym dôsledkom zmeny prístupu k samotnému vymedzeniu označenia, ktoré môže tvoriť ochrannú známku. Vzhľadom na opustenie podmienky grafickej znázorniteľnosti označenia sa pojmy znenie, resp. vyobrazenie prihlasovaného označenia stávajú nedostatočnými a neadekvátnymi. Zavádza sa nový všeobecný pojem vyjadrenie, ktorý zodpovedá formulácii použitej v § 2 a je schopný pokryť aj tie označenia, ktoré nie graficky znázorniteľné (napr. zvukové označenie vyjadrené samotným zvukom zachyteným v elektronickom súbore alebo multimediálne označenie vyjadrené pomocou elektronického súboru). Jednotlivé prípustné druhy označení vrátane ich definícií a možných spôsobov vyjadrenia budú upravené vo vykonávacom predpise. Je potrebné poznamenať, že úrady priemyselného vlastníctva členských štátov a EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) sa v priebehu reformy známkového práva a jej následnej implementácii na úrovni ochrannej známky zhodli na potrebe, resp. významnej pridanej hodnote konzistencie a konvergentného prístupu ku katalógu jednotlivých druhov ochranných známok, ich definíciám a možným spôsobom ich vyjadrenia, ktorý prispeje k zvýšeniu právnej istoty, predvídateľnosti a dostupnosti systémov pre používateľov v celej európskej sieti duševného vlastníctva. Keďže táto problematika nie je v podrobnostiach predmetom úpravy smernice (EÚ) 2015/2436, členské štáty a EUIPO v snahe dosiahnuť harmonizovaný prístup v tejto oblasti vypracovali dokument Spoločné oznámenie o vyjadrení
14
nových druhov ochranných známok obsahujúci súhrnné informácie o druhoch ochranných známok, ich definíciách a možných spôsoboch ich vyjadrenia, ako aj súvisiace implementačné zámery členských štátov EÚ. Dokument je prístupný na
webovom sídle ÚPV SR
, webovom
sídle EUIPO, ako aj ďalších úradov priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ. Referenčným textom pre budúcu vnútroštátnu úpravu je čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1431 z 18. mája 2017, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania niektorých ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie upravujúci podrobnosti o vyjadrení ochrannej známky EÚ.
K bodu 35
(§ 24 ods. 3)
Vzhľadom na skutočnosť, že smernica (EÚ) 2015/2436 obsahuje v článku 39 špeciálnu podrobnú úpravu problematiky zatrieďovania tovarov a služieb, ktorá svojím rozsahom výrazne prekračuje platné ustanovenie § 24 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pristupuje sa k vypusteniu tohto ustanovenia zo zákona o ochranných známkach. Súčasne sa však do zákona o ochranných známkach zavádza nová ucelená úprava týkajúca sa problematiky zatrieďovania tovarov a služieb (pozri navrhovaný § 24a a jeho odôvodnenie).
K bodu 36
(§ 24a; tovary a služby)
Zavádza sa nové ustanovenie týkajúce sa problematiky tovarov a služieb; ide o transpozíciu článku 39 smernice (EÚ) 2015/2436.
Rozsah ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky je daný nielen vyjadrením ochrannej známky, ale aj zoznamom tovarov a/alebo služieb, keďže o zápis označenia ako ochrannej známky žiada prihlasovateľ vždy vo vzťahu k určitým tovarom a/alebo službám. Vymedzenie tovarov a služieb je teda pre určenie rozsahu ochrany, resp. rozsahu výlučného práva majiteľa ochrannej známky zásadné.
Doteraz zo zákona o ochranných známkach (doterajší § 24 ods. 3) vyplývala pre prihlasovateľov povinnosť pri zostavovaní zoznamu tovarov alebo služieb, pre ktoré byť ochranná známka zapísaná, použiť triedenie podľa systému zavedeného Niceskou dohodou o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb.). Niceská dohoda je medzinárodný systém vytvorený na administratívne účely zatrieďovania tovarov a služieb. Každá jej zmluvná strana je, pri zápise ochranných známok, povinná toto triedenie uplatňovať.
Impulzom pre legislatívne zakotvenie podrobných pravidiel zatrieďovania, resp. označovania tovarov a služieb bola rozdielna prax známkových úradov v EÚ (najmä rozdielny prístup k používaniu všeobecných výrazov a k interpretácii ich rozsahu) a súvisiace závery Súdneho dvora vo veci C-307/10 „IP Translator“. Pred „IP Translator“ existovali v zásade dva rozdielne paralelné prístupy k používaniu všeobecných výrazov a interpretácii ich rozsahu, pričom tento fakt bol spôsobilý ovplyvniť správne fungovanie systému ochranných známok v EÚ. V nadväznosti na uvedené priniesla reforma známkového práva v EÚ spoločný jednotný prístup k označovaniu a triedeniu tovarov a služieb [pozri čl. 39 smernice (EÚ) 2015/2436 a čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/1001].
K odseku 1
Ustanovenie ukladajúce prihlasovateľovi povinnosť pri zostavovaní zoznamu tovarov a/alebo služieb vychádzať z niceského triedenia (ustanoveného Niceskou dohodou o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok) obsahovo zodpovedá zrušovanému § 24 ods. 3.
K odseku 2
Majiteľovi ochrannej známky je poskytovaná ochrana vo vzťahu k tým tovarom alebo službám, pre ktoré je ochranná známka v registri zapísaná. Vymedzenie tovarov a služieb je
15
zásadné pre určenie rozsahu ochrany, resp. rozsahu výlučného práva majiteľa ochrannej známky. Jasný a presný zoznam tovarov a služieb, ktorý musí byť dostatočne konkrétny a na
základe ktorého možno bezproblémovo interpretovať rozsah ochrany vyplývajúcej z ochrannej známky, je nevyhnutnosťou pre zabezpečenie právnej istoty, a to nielen majiteľov ochranných známok, ale aj